Por Thalita Duque Paes – Sócia-fundadora da consultoria Patent Abilit Propriedade Industrial
As patentes são parte de um ciclo socioeconômico de incentivo aos investimentos em inovação de forma a contribuir com a evolução tecnológica, retorno financeiro ao pesquisador/investidor e contribuição ao desenvolvimento econômico e social do local.
Por princípio, as patentes resultam em um monopólio para seu titular (proprietário de uma invenção) explorar sua criação com exclusividade ou juntamente com parceiros autorizados por ele, e, assim, obter benefícios financeiros, visando reposição do investimento e lucro para estimular novos investimentos em pesquisas e inovação (formando um ciclo).
Entretanto, este monopólio é uma exceção à regra da livre concorrência e somente é possível existir em equilíbrio com as necessidades da sociedade, pois é temporário. A proteção patentária possui um limite de tempo que, ao ser extinto, a invenção ali descrita passa a ser de domínio público, ou seja, de livre exploração por concorrentes e pela sociedade.
A Lei de Propriedade Industrial, no seu capítulo sobre Patentes, estabelece, através do caput do Art. 40 que a vigência das patentes de invenção no Brasil deve ser de 20 anos contados da data do depósito (ou seja, contados a partir da data em que o pedido de patente foi “protocolado” no INPI). Como o pedido de patente inicialmente depositado ainda depende de exame de mérito para efetivamente ser concedido como patente, o tempo entre o depósito e a concessão pode ser visto como uma proteção indireta da exclusividade do detentor da invenção, pois o prazo de vigência estabelecido no caput do Art. 40 da LPI já está vigorando.
Isso significa que, caso um terceiro acabe explorando o objeto de um pedido de patente, sem autorização de seu proprietário, no período em que ainda não tinha sido examinado, deverá responder por violação do direito do titular quando a patente for concedida, assegurado pelo Art. 44 da LPI:
Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
Este período em que o pedido de patente ainda não passou por exame, ou quando o exame ainda está em andamento, portanto, é dito como período de “expectativa de direito” e, na prática, gera barreiras e inibição à concorrência da mesma forma como se a patente estivesse concedida.
Entretanto, o Art. 40 da LPI inclui uma ressalva: uma patente de invenção não pode ter menos do que 10 anos de vigência.
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
Como se nota, o parágrafo único (p.u.) do Art. 40 da LPI estabelece que a contagem de prazo de vigência de uma patente pode ser ampliada de 20 anos a partir do depósito, para não menos que 10 anos a partir da concessão, ressalvando a hipótese do exame do INPI estar impedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
A atual realidade é que o INPI tem apresentado atrasos no seu processo de exame de patentes que resulta em extensão de prazo de vigência pela aplicação do p.u do Art. 40 da LPI na maioria dos casos. Dados de uma amostragem de mais de 350 patentes farmacêuticas de grande relevância de mercado mostraram que mais de 75% das patentes concedidas possuem prazo estendido (artigo submetido).
Alguns exemplos podem ilustrar este cenário. A patente PI9711437-5, que protege um importante medicamento antidiabético foi depositada no Brasil em 1997 e foi concedida em 2017 (ano em que deveria estar expirando pelo seu prazo regular), porém, sua vigência foi fixada até 2027, passando a ter uma vigência de 30 anos. A patente PI0011867-2 que protege um medicamento que contém combinação de princípios ativos direcionada para o tratamento do mal de Parkinson, foi depositada em 2000 e deveria expirar em 2020. No entanto, foi concedida apenas em 2019 e passou a ter vigência até 2029. A patente PI0206509 referente a um medicamento para tratamento de câncer metastático tem 28 anos de vigência. Outra patente para um medicamento anticâncer, a PI0009721, também teve 8 anos de extensão de prazo. A patente PI0111596, para um agente anticonvulsivante, depositada em 2001, obteve 27 anos de vigência, e etc. Os exemplos são vários e mostram o alto impacto da aplicação do p.u. do Art. 40 para a contagem de vigência das patentes de medicamentos.
Isto porque, quando se fala em uma área sensível como a farmacêutica, a ampliação de prazo do monopólio de medicamentos por patentes gera desequilíbrio entre os lucros obtidos por uma empresa em relação ao interesse público pela saúde acessível a todos.
Abre-se um parênteses, no entanto, para ressaltar que não há aqui qualquer crítica às patentes farmacêuticas. As pesquisas de novos medicamentos são demasiadamente custosas, altamente arriscadas e de longo prazo, e o sistema patentário é uma ferramenta importante para incentivar que estes altos recursos sejam direcionados às investigações de novas curas e tratamentos para doenças que acometem a sociedade (em outro artigo aqui há uma explicação detalhada sobre o processo de drug discovery e a importância das patentes).
Chama-se a atenção apenas para o desequilíbrio. O monopólio de um medicamento é sensível, pois este se torna amplamente acessível à sociedade quando a concorrência é aberta (ou seja, quando as patentes passam a estar em domínio público e ocorre a entrada dos medicamentos genéricos e similares). Assim, extensões indevidas de prazos de vigência de patentes podem trazer prejuízos à sociedade.
Muito se tem a falar sobre as causas, efeitos e inconstitucionalidade do p.u. do Art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Inclusive, este dispositivo legal tramita atualmente no Supremo Tribunal Federal através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529). Mas este artigo tem a intenção de trazer algumas reflexões que mostram que o sistema de patentes brasileiro se torna muito vulnerável a estratégias não muito bem intencionadas de empresas para se beneficiarem desta possibilidade de extensão de seus monopólios.
O INPI aplica o parágrafo único do Art. 40 da LPI irrestritamente
Como o p.u. do Art. 40 da LPI prevê que o estabelecimento de prazo de vigência de 10 anos após a concessão da patente não deve ser aplicado somente quando for o caso de pendência judicial comprovada e motivo de força maior, o INPI acaba aplicando o dispositivo da Lei de forma automática e irrestrita.
Basta a decisão final pela concessão da patente ter sido alcançada após 10 anos do depósito e a vigência da patente será automaticamente fixada para mais 10 anos contados da data da expedição da carta-patente.
Realmente, a menos que a ilegalidade do p.u. do Art. 40 seja reconhecida, é entendível que o INPI não possui fundamentação para alegar que não aplicaria o dispositivo por outras razões que levaram ao atraso da decisão, que fossem alheias à responsabilidade do INPI.
Sendo assim, alguns Depositantes podem encontrar no exame mais longo pelo INPI uma oportunidade de usá-lo estrategicamente para ampliar seu período de monopólio, já que, como dito acima, na prática, sua invenção já está gozando de expectativa de proteção desde o ato de depósito do pedido de patente, gerando barreiras concorrenciais.
Dentre estas estratégias, destaco:
- Divisão de pedidos de patentes
Um pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais quando seu quadro reivindicatório englobar mais de uma invenção que não estejam interligadas ao mesmo conceito inventivo.
Este processo de divisão deve ocorrer antes que o exame do pedido original se encerre na primeira instância.
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:
I – faça referência específica ao pedido original; e
II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
O INPI regulamentou através da Instrução Normativa 30/2013 como “final de exame” para fins do Art. 26 e 31 da LPI, em “primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último”.
Já na Resolução 124/2013, o INPI ainda estabelece que o Depositante poderá fazer a divisão mesmo quando houver invenções inter-relacionadas em um mesmo conceito inventivo, desde que não se refira a matéria já examinada e rejeitada pelo exame de mérito do pedido original (neste caso, devendo ser indeferido).
3.136 Tal como previsto na Instrução Normativa vigente, “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:
a) a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo;
b) em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.
3.137 Em caso de um pedido dividido ter sido gerado a partir de matéria já examinada e que não apresente mérito de patenteabilidade, o mesmo deverá ser indeferido, persistindo as mesmas objeções relativas a este mérito.
No entanto, devemos alertar que estão sendo crescentes os números de casos observados na prática de pedidos divididos protocolados originados a partir de casos que já estão em situação de atraso de exame por mais de 10 anos (onde o p.u. do Art. 40 será aplicado) e nem sempre requerendo de fato uma divisão da invenção original.
Está sendo cada vez mais comum notar que, após alguma rejeição do INPI em exame que restringe a matéria de um pedido original, leva ao Depositante aceitar a restrição do INPI (para buscar o deferimento do pedido original), mas, estrategicamente, protocolar uma divisão deste pedido contendo a mesma matéria rejeitada para ser reexaminada durante o exame do pedido dividido.
O que ocorre na prática com esta estratégia?
1) a divisão do pedido é irregular pois requer proteção para matéria já excluída por falta de mérito de patenteamento e, conforme o item 3.136 da Resolução 124/2013 citada acima, o INPI deveria simplesmente indeferir sumariamente o pedido dividido.
2) nestes casos observados, o exame já está atrasado e o pedido dividido, por conceito, deve carregar a data de depósito do pedido original (já que é apenas uma divisão, onde a matéria pleiteada para proteção é a mesma concebida na data de depósito). Então, é um exame que já nasce sabendo que a sua vigência será estendida contada como 10 anos após a concessão.
3) vemos um efeito inibitório da concorrência que vai além da lentidão de exame do INPI, agora causada pelo Titular, que quando se acumula aos problemas 1 e 2 acima, resulta em grande insegurança jurídica: uma matéria já considerada sem mérito pelo exame original continua em expectativa de direito, gozando de proteção indireta, estendida e indefinida até que se conclua o exame do pedido dividido. A definição do cenário para a concorrência dependerá do tempo de exame do INPI para indeferir (e há casos em que o INPI modifica sua interpretação original e defere estes tipos de pedidos), ou mesmo, se deferir o pedido, a fixação da data de vigência somente será conhecida após a efetiva expedição da carta-patente pelo INPI.
Um exemplo bastante interessante é o caso do pedido de patente PI0507007-4, depositado em 2005, que requeria proteção para uma composição farmacêutica contendo um princípio ativo antidiabético. Este pedido recebeu parecer desfavorável de exame pelo INPI em 2018 e, inclusive, culminou com o indeferimento definitivo do caso neste mesmo ano (observem que, mesmo indeferido, gozou de proteção indireta, por expectativa de direito, por 13 anos). Quando da resposta ao parecer desfavorável, a Depositante (Novartis) se utilizou da estratégia de divisão do pedido para reexame da matéria e protocolou nada menos que sete pedidos divididos (!!!), meramente propondo alternativas de uma mesma invenção.
O INPI vem indeferindo cada um destes processos divididos, sendo que até o momento, apenas 2 deles já possuem situação de indeferimento definitivo (domínio público). Mesmo com um exame considerado célere pelos padrões do INPI, os pedidos demoraram cerca de 1 (um) ano para serem indeferidos pelo INPI. Porém os demais casos (5 deles) continuam “vivos” até a presente data, pois a Depositante, também (podemos dizer) “estrategicamente”, protocolou recurso contra seus indeferimentos (todos em 2019) e não se observa movimento de exame pelo INPI até a data de hoje (já passados mais de 1 ano do recurso).
Notem que todos os pedidos divididos já estão em situação de aplicação do p.u. do Art. 40 por carregarem a data de depósito de 2005 do pedido original. Se algum(ns) destes 5 divididos for(em) deferido(s) pelo INPI, sua(s) vigência(s) que regularmente deveria ser até 2025, passarão a ser, pelo menos, até 2030 (minimamente 5 anos de extensão de prazo). Mas mesmo se forem indeferidos definitivamente (como deveria logicamente ocorrer), já causaram uma inibição significativa da concorrência por proteção indireta de expectativa de direito de 15 anos (se contarmos da data de depósito da invenção original até a data de hoje).
Sim, neste processo devemos considerar que o INPI contribuiu com este cenário de insegurança jurídica para a concorrência pela sua lentidão e, também, devemos respeitar o direito do proprietário da inovação de se utilizar das ferramentas legais para buscar seu direito à proteção. Mas conseguimos também perceber que existe uma estratégia de utilização das vulnerabilidades deste processo e legislação do Brasil, em favor de um monopólio sobre uma matéria (até agora comprovada) sem mérito.
Este é um exemplo ilustrativo, mas posso em pesquisas rotineiras é possível se deparar cada vez mais com situações semelhantes a essa, incluindo casos em que o INPI mudou sua interpretação e efetivamente acabou concedendo pedidos divididos desta forma (ou seja, destinando-se a reexame de matéria previamente rejeitada e não, necessariamente, referente a outra invenção contida no pedido original).
A reflexão que se pode levantar: não parece injusta a compensação sobre o tempo de exclusividade proposta pela extensão de prazo pelo p.u. do Art. 40 neste caso? Casos assim não demoram somente por fatores do INPI, mas com contribuição do próprio titular, portanto, a compensação dada pelo p.u. do Art. 40 não deveria se aplicar neste caso, já que os fatores que levaram ao atraso de exame também foram provenientes do titular.
Nota-se que a LPI buscou estabelecer exceções específicas à aplicação do p.u. do Art. 40 onde o INPI ficaria impedido de realizar um exame mais célere (pendências judiciais e motivos de força maior), mas deveria ter incluído outras flexibilidades para incluir situações alheias à responsabilidade do INPI no processo como estas. A falta de regulamentação da adequada aplicação deste dispositivo da Lei leva a vulnerabilidades do sistema que são utilizadas em favor de interesses particulares agravando o desequilíbrio deste sistema em detrimento a interesses públicos.
- Recurso contra o Indeferimento
A decisão do INPI sobre o indeferimento de um pedido de patente pode ser passível de recurso:
Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
Com o recurso, abre-se uma segunda instância de exame do pedido na esfera administrativa com efeito suspensivo da decisão desfavorável anterior.
Quando observamos os efeitos atuais do backlog de patentes gerando decisões de primeira instância já bastante atrasadas e já incidindo o disposto no p.u. do Art. 40, a continuação do exame em segunda instância gerará atrasos maiores para alcançar a conclusão definitiva do processo.
Se pensarmos que uma decisão de indeferimento de primeira instância já representa uma posição oficial de uma autoridade de exame concluindo que a invenção proposta não tem mérito de patenteamento, o recurso passa a ser uma opção do Depositante em prolongar ainda mais a discussão e deixa de ser total responsabilidade do INPI sobre o tempo demandado no exame.
Vale expor que ao protocolar um recurso, a Depositante deve fazer uma petição com suas alegações sobre o atendimento de requisitos de patenteabilidade e geralmente propõe novas reivindicações buscando convencer o INPI sobre uma invenção mais restrita.
Um colegiado do INPI passa a examinar o caso sobre o novo quadro reivindicatório e a decisão pode ser mantida para um indeferimento que encerra a instância administrativa ou pode ser reformada para a concessão da patente.
Novamente, é importante sempre ressaltar que esse processo resguarda os direitos do proprietário de uma invenção a requerer sua proteção ampliando a discussão. Existe, no entanto, uma linha tênue entre o direito do Depositante que acredita em sua invenção e merece aprofundar a discussão; e uma invenção que, de fato, não possui mérito e o recurso é utilizado como uma estratégia da Depositante em prolongar o status (indefinido) de expectativa de direito, com o objetivo de inibir a concorrência.
Em um cenário onde o prazo de proteção da patente está sendo estendido dia após dia, já incidindo o p.u. do Art.40, o recurso, que pode demorar alguns anos para se decidir, implica em extensões ainda maiores de prazo.
Aqui se propõe mais uma reflexão:
O recurso pode comprovar uma análise equivocada do INPI em primeira instância e, com certeza não há o que se criticar sobre a responsabilidade do INPI quanto ao tempo de análise e consequente necessidade de aplicação do p.u. do Art. 40.
No entanto, em casos em que o recurso protocolado pela Depositante propondo um novo quadro reivindicatório não examinado na primeira instância, a responsabilidade sobre o prolongamento do tempo de exame seria da Depositante e não do INPI. Caso contrário, por que o quadro reivindicatório mais restrito não teria sido proposto durante o exame da primeira instância?
Muitas vezes, as empresas Depositantes fazem tentativas durante o exame para se requerer proteção para o maior escopo possível e, sabendo do fluxo de exame, não buscam o pleno atendimento das rejeições em primeira instância para testar o que passaria neste exame. O recurso passa a ser parte deste processo de teste e tentativas, onde as Depositantes já contam com a segunda instância para serem mais rigorosas com suas restrições somente nesta fase.
Este é o status quo de muitos exames atuais no INPI. Imaginem também os casos em que a Depositante sabe que a invenção não tem mérito, mas entra na fase de recurso para continuar a testar o exame do INPI ou somente como estratégia de ampliar o tempo de expectativa de direito (relembrando o exemplo já exposto no tópico anterior no qual a falta de mérito de patenteabilidade tem sido consensual, e 5 dos 7 pedidos divididos estão em recursos ainda não examinados pelo INPI).
Assim, estratégias de recursos podem ser usadas para contribuir, por parte das Depositantes, para prorrogar ainda mais o exame do INPI como parte de uso estratégico das vulnerabilidades da legislação e sistema de patentes brasileiro pelas empresas visando a inibição de sua concorrência. Nota-se que a aplicação irrestrita do p.u. do Art. 40 nestes casos favorece esta prática e novamente levanta-se a questão de que as exceções de aplicação deste dispositivo legal deveriam incluir flexibilidades adicionais prevendo situações que o prolongamento de exame é decorrente de estratégias do Depositante, alheias à responsabilidade do INPI.
- Art. 32 da LPI – Marco temporal para emendas voluntárias
O Art. 32 da LPI se refere à demarcação de um limite de tempo em que são aceitas emendas voluntárias ao pedido de patente, sendo este limite somente até o requerimento de exame:
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
Este artigo da LPI tem sido bastante controverso e há uma Resolução do INPI (nº 93/2013) dedicada a regulamentar o entendimento do INPI sobre o que se pode alterar nas reivindicações após o requerimento de exame.
Apesar desta regulamentação possibilitar às Depositantes realizarem, sim, emendas voluntárias mesmo após ter protocolado o requerimento de exame, a interpretação literal deste dispositivo da LPI é bastante clara: qualquer alteração voluntária ao pedido de patente após o requerimento de exame e que não tenha sido exigida pelo INPI durante o seu exame, deveria ser vedada.
Aqui não se faz crítica às Depositantes que se utilizam das permissões dadas pela Resolução 93/2013 para fazer ajustes no pedido, mas é fato que, cada modificação proposta pelas Depositantes voluntariamente causa aumento das etapas de exame realizadas pelo INPI.
Nota-se, portanto, que essa permissão dada pelo INPI (diferente da literal interpretação da LPI) é mais uma vulnerabilidade do processo de exame do INPI que contribui para a prorrogação do tempo de exame, e todas as consequências aqui já expostas sobre a aplicação irrestrita do p.u. do Art. 40 da LPI.
Este aspecto pode também ser usado estrategicamente pelas Depositantes que possuem algum objetivo em prorrogar ainda mais o exame.
Espera-se que a inconstitucionalidade do p.u. do Art. 40 da LPI seja reconhecida e todos os abusos e desequilíbrios causados pelo aumento de vigência das patentes (principalmente farmacêuticas) sejam corrigidos.
Mesmo que não se alcance a decisão esperada, ainda assim, essas reflexões deveriam ser levadas em consideração para uma regulamentação mais complexa deste dispositivo da LPI de forma que a sua aplicação deixe de ser automática e possa prever, além das ressalvas de pendências judiciais e força maior, outros fatores alheios à responsabilidade do INPI que impediriam a fixação de prazo de vigência de acordo com o p.u. do Art. 40.
A identificação de vulnerabilidades da legislação brasileira de patentes e possíveis correções por meio de novas regulamentações podem auxiliar na vigilância necessária contra estratégias indevidas ou abusivas que resultem em consequências maiores, como a inibição concorrencial indevida em áreas sensíveis como a farmacêutica.
