Por Felipe Bayma – Sócio do Bayma & Fernandes Advogados
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial 1393123-SP (datado de 06/03/2020) reafirmou o entendimento da corte[i] de que com o registro do nome empresarial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o titular do registro passa a deter todos os direitos inerentes a ele.
Segundo o conceito estampado no Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) marca é “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”[ii].
Conforme disposto no artigo 122 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”[iii].
A Constituição Federal traz de forma incisiva a proteção da propriedade das marcas determinando que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País[iv].
A ministra Maria Isabel Galloti ressaltou que, “com o reconhecimento da propriedade da marca, seu uso deve ser pleno, incluída a proteção aos direitos inerentes ao registro (exclusividade, territorialidade etc.)”. E frisou que estando vigente o registro da marca em nome da empresa, possui ela todos os respectivos direitos inerentes nos termos do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial.
Com base no princípio da anterioridade de registro e em virtude da possibilidade de colisão de marcas inseridas no mesmo mercado consumidor, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço, expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite outra preexistente.
Se tratando de empresas que atuam no mesmo ramo de serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos do registro marcário, pois impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor[v].
Muitos acreditam que o nome de uma empresa passa automaticamente a ser protegido como marca mediante o registro da empresa e do seu nome comercial nas juntas comerciais. Este é um grande erro.
Ao contrário da marca que é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros (o “logotipo” da empresa), o nome empresarial é a denominação ou razão social registrado na junta comercial, quando se obtém o CNPJ para operar legalmente. Este nome é utilizado nas contas bancárias, nos documentos fiscais e outros documentos legais, garantindo a identificação da sociedade empresarial nas suas relações jurídicas.
O conceito de marca empresarial é totalmente distinto do conceito de nome empresarial e só estará resguardado com exclusividade por aquele que efetuar o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), impedindo registros posteriores.
É muito comum também a confusão entre patente e marca. Corriqueiramente vemos alguém dizer que sua marca está patenteada, ou que tem a patente de sua marca, o que também é um grande equívoco.
Considera-se patente um documento formal, expedido por uma repartição pública, por meio do qual se conferem e se reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivo para uma invenção descrita amplamente.
Trata-se de um privilégio concedido pelo Estado aos inventores (pessoas física ou jurídica) detentores do direito de invenção de produtos e processos de fabricação, ou aperfeiçoamento de algum já existente.
No Brasil, o pedido de concessão de patente deve ser feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que julgará sua validade com base nas disposições da Lei da Propriedade Industrial, nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.
A concessão de uma patente pelo INPI atesta que seu objeto é novo e garante ao detentor a exclusividade para utilização e licenciamento no Brasil (a patente tem validade nacional). Portanto, com uma patente concedida, os inventores ganham mais segurança para iniciar a produção ou licenciar para um parceiro que possa produzi-la.
No tocante ao foro competente para julgar pedido relativo à marca propriamente dita, a ministra relatora do recurso afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a controvérsia, adentrou a análise da concessão da marca pelo INPI quando concluiu que o registro na autarquia federal não garantiria o uso exclusivo. Segundo ela, a competência para o julgamento dessa matéria é da Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI.
Em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tem competência para impor a abstenção de uso, nos termos do artigo 175 da Lei da Propriedade Industrial.
[i] Recurso Especial 1393123-SP
[ii] www.manualdemarcas.inpi.gov.br. Disponível em:
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 17, maio de 2020;
[iii] www.planalto.gov.br. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 17 de maio de 2020;
[iv] www.planalto.gov.br. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 de maio de 2020;
[v] Recurso Especial nº 1.639.961-RS
Felipe Bayma é especialista em direito do empresário; sócio do Bayma & Fernandes Advogados; presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF; membro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do CFOAB; membro do IADF.
