HÁ DIFERENTES MANEIRAS DE DEFENDER E PROTEGER SUA MARCA
Muitos empreendedores já passaram por situação parecida: estão navegando pelo Instagram, fazendo pesquisa de hashtag e se deparam com uma marca idêntica à sua. Investigando mais a fundo, descobre que essa marca vende produtos iguais aos seus.
No susto e no impulso, o empreendedor resolve agir imediatamente, para impedir que sua marca seja plagiada. Afinal, ele já dedicou um bom tempo e investimento nela, cumprindo suas obrigações e seguindo seu planejamento estratégico. Ao se deparar com uma situação similar, por onde começar?
Essa é uma realidade presente em qualquer tipo de mercado. Desde produtos pequenos até serviços mais complexos, a cópia de marca pode existir. Algumas vezes por mera coincidência, mas outras infelizmente por má-fé de empresas que têm a intenção de roubar a identidade e aproveitar de todos os esforços já alcançados pelo real titular da marca. Naturalmente, há meios legais que garantem ao proprietário da marca original a sua proteção.
Para saber como agir, é importante entender o contexto da situação. A marca original já está registrada ou está em processo de registro? A marca falsa está em processo de registro ou não consta no Banco de Dados do INPI? São várias possibilidades e cada uma exige uma ação diferente.
Nos tópicos abaixo vamos explorar os casos mais comuns. Mas é importante destacar que não se pode considerar esses exemplos como soluções absolutas, pois cada caso tem suas particularidades, o que exige cuidados específicos.
PROTEÇÃO DA MARCA NO INPI – Desde o início do processo de registro, com o depósito do pedido, é essencial fazer um monitoramento das publicações do INPI por meio da RPI (Revista da Propriedade Intelectual), bem como de todo o banco de dados já disponibilizado. Através do monitoramento será possível identificar se algum terceiro está requerendo o registro de alguma marca igual ou similar à sua.
Uma vez identificada a existência marca colidente, após uma análise de todo o histórico e situação das marcas, pode ser necessário alertar o INPI de que o referido pedido está enquadrado nas vedações legais contidas no art. 124 da LPI (Lei de Propriedade Industrial), em especial o inciso XIX que descreve:
“Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”
Fazer esse acompanhamento constantemente é uma das principais formas de garantir a proteção da marca. Ao encontrar marca similar, o titular da marca original tem o direito legal de apresentar oposição, no prazo de 60 dias após a publicação do pedido. Na oposição deve-se mostrar todos argumentos de fato e de direito pertinentes, apontando a reprodução ou imitação da marca.
Outro possível cenário ocorre quando, após alguns anos de uso da marca, o empreendedor resolve registrála. Porém se depara com uma marca igual ou similar já em processo de registro ou até mesmo já registrada. Nesse caso deve-se analisar diversos fatores, especialmente em que fase se encontra o processo de terceiro, para que a defesa da marca seja efetiva.
Você deve estar se perguntando: mas quem registra primeiro não é dono? Em regra, sim! Mas há uma exceção que é chamada de direito de precedência. Essa exceção é explicada melhor pela redação do art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial:
“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”
O direito de precedência pode ser manifestado em oposição, nulidade administrativa ou até mesmo em nulidade judicial, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
PLÁGIO DE MARCA FORA DO INPI – Nem sempre a marca “falsa” possui registro ou processo no INPI. Assim, aconselhamos, antes de qualquer atitude despropositada e impulsiva, procurar um advogado ou agente da propriedade industrial que tenha conhecimento no assunto para orientar a melhor forma de agir. Além disso, vale lembrar que registrar empresa não significa registrar a marca.
Muitas vezes uma notificação extrajudicial já é suficiente para resolver a questão do plágio de maneira amigável e prudente. Caso a questão não seja resolvida pela via extrajudicial, é possível que o titular da marca copiada providencie as medidas cíveis e criminais cabíveis para a defesa da marca.
No art. 189 da LPI por exemplo, é previsto que a reprodução ou imitação de marca registrada é crime contra o registro de marca, tendo como pena a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
QUANDO NENHUMA DAS MARCAS SÃO REGISTRADAS – Pode acontecer de ambas as marcas, tanto a original quanto a cópia, não estarem registradas no INPI. Ou nem mesmo com o pedido de registro em andamento. Assim, o mais recomendável é priorizar esse processo, garantindo os direitos de uso. Com o Certificado de Registro em mãos, ou mesmo com apenas o processo em andamento em certos casos, é mais seguro tomar medidas plausíveis para a defesa da marca.
MARCAS DE UM MESMO SEGMENTO – É importante ressaltar que ambas as marcas devem estar em um mesmo ramo ou área de atuação. Caso sejam de ramos completamente distintos, a acusação de plágio de marca pode não ter validade, salvo nos casos de marcas de alto renome. Um mecanismo que auxilia essa análise é a pesquisa de marcas por Classe, segundo a Classificação de Nice atualizada e adotada pelo INPI.
Um exemplo fictício para ilustrar: suponha-se que exista a marca registrada ‘Cavalo D’Ouro’ na Classe 30 (referente a cervejas e outros tipos de bebidas). Outro empreendedor resolve pedir o registro para ‘Cavalo de Ouro’ na Classe 25 (referente a vestuário). O proprietário da ‘Cavalo D’Ouro’ até possui o direito de apresentar oposição ao outro pedido, mas as chances de sucesso são baixas. Apesar dos nomes parecidos, estão em Classes e atuações distintas. Em teoria, o INPI pode entender que não há a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas pelo público.
CONCLUINDO – Cuidar da marca significa cuidar de um dos maiores bens imateriais da empresa. Ela adquire tanto valor quanto mais se investe nela. É essencial defendê-la contra plágios, intencionais ou não. Não tomar
as providências cabíveis, ou tomar providências despropositadas, pode trazer consequências indesejadas para a marca.
A confusão pelo público entre duas marcas pode trazer danos a reputação da marca original, assim como qualquer boato depreciativo sobre a “cópia” pode repercutir negativamente em todo trabalho de branding desenvolvido até então. Em tempos de internet, onde a transmissão de qualquer informação é instantânea, qual mensagem você quer que sua marca passe para o público?
SOARES MARCAS E PATENTES, escritório especializado em propriedade intelectual e industrial, está presente no mercado há mais de 33 anos, oferecendo assessoria completa na proteção de marcas.
Autoria: Soares Marcas e Patentes | Clipping LDSOFT
